La distintividad adquirida por el uso permite que una marca desprovista de distintividad inherente o de origen (al ser, por ejemplo, descriptiva o genérica), demuestre haber adquirido esa calidad como consecuencia del uso constante y notorio previamente realizado de la misma y, por lo tanto, pueda obtener un registro. La distintividad adquirida no implica que el signo que proteja sea menos distintivo que otro que originalmente tenía este carácter, pues el segundo significado que adquirió éste, se refiere a un segundo momento, esto es, que se originó de forma posterior a raíz del uso constante del signo en el mercado y del reconocimiento por parte de los consumidores, de ahí incluso el termino de “secondary meaning” o “segundo significado”.
Así las cosas, en nuestro país, la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning, se introdujo a partir de la reforma del 2018 a la derogada Ley de la Propiedad Industrial, y se conservó en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. No obstante, esta figura legal ya estaba protegida a través de diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte.
El reconocimiento de la figura de la distintividad adquirida en nuestra legislación, sin duda, representa un gran avance para el sistema de propiedad industrial, ya que otorga mayores herramientas para promover la competencia sana en el mercado.
Si bien, en principio, en nuestro sistema jurídico los derechos marcarios se adquieren mediante el registro, la distintividad adquirida flexibiliza este régimen, otorgándole valor a una cuestión de hecho, que es el uso del signo previo al registro, y estableciendo una importante excepción a determinados impedimentos de registrabilidad de carácter absoluto contemplados en el artículo 173 de la LFPPI.
En consecuencia, el solicitante de un registro de marca deberá demostrar que derivado del uso realizado de ésta se adquirió precisamente la distintividad, para que el signo pueda cumplir con la función principal de la marca, esto es, distinguir productos y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, y que los consumidores puedan asociar ese signo con un origen empresarial determinado.
En este sentido, la distintividad adquirida también implica que el signo no sea usado por los competidores, sino por un solo productor o titular en el mercado, y de igual forma, que pueda evitarse la nulidad de un registro de marca ya concedido al demostrarse que mediante el uso intenso ha adquirido distintividad.
Retomando lo previsto por nuestra legislación, el artículo 173 de la LFPPI establece que, un signo descriptivo, genérico, usual, del dominio público, letras, dígitos o un signo conformado por un color aisladamente considerado, en principio no podrá ser registrado por incurrir en una prohibición absoluta. No obstante, si dicho signo originalmente no registrable, adquiere capacidad distintiva por virtud de su uso, podrá acceder al registro. Por su parte, el artículo 231 del mismo ordenamiento legal, señala que se expedirá un título por cada marca en el cual se hará constar la circunstancia de que la misma se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.
Nuestra legislación no establece cómo podrá demostrarse que un signo ha adquirido distintividad, y refiere que será de conformidad con el Reglamento de la ley, sin embargo, la cual LFPPI aún no cuenta con Reglamento, dejando a libre discrecionalidad de la autoridad la valoración de las pruebas que sean aportadas por el titular para demostrar la distintividad adquirida.
Recientemente, se criticó la concesión por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) del registro como marca del siguiente color aislado, perteneciente a Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V.
Lo cierto es que, al observar este signo, no refiere en lo absoluto a un carácter distintivo que pueda ser asociado a un origen empresarial determinado. Sin embargo, tenemos que el mismo se concedió para proteger específicamente vendas para apósitos de la clase 05 internacional.
Según las constancias que obran en el expediente del IMPI y las pruebas que fueron aportadas para acreditar la distintividad adquirida del Pantone 116C color Amarillo, dicho color ha sido usado por Laboratorios Le Roy desde el año 1974 en México para identificar sus ventas elásticas:
Las pruebas aportadas ante el IMPI para acreditar la distintividad sobrevenida del Pantone 116C color Amarillo, como marca, consisten en un estudio de mercado, muestras físicas del producto, publicidad y registros otorgados en México y en el extranjero que incluyen el color amarillo.
La concesión del registro de marca del color amarillo aislado para identificar vendas para apósitos de la clase 05 internacional, es un precedente importante en el sistema de propiedad industrial mexicano, ya que la LFPPI señala como prohibición absoluta el registro de los colores aislados, aunque también establece como excepción que dicho color aislado podrá acceder al registro cuando se demuestre que adquirió capacidad distintiva por virtud de su uso.
Más allá de la crítica a la concesión del registro como marca, deberá considerarse si efectivamente las pruebas aportadas por Laboratorios Le Roy son suficientes para acreditar que un color aislado adquirió distintividad por su uso constante en el mercado mexicano para identificar vendas elásticas y que, en consecuencia, se debe otorgar un derecho en exclusiva sobre su uso, impidiendo que terceros lo usen. Esto, porque es indispensable analizar si los consumidores perciben el signo como una marca identificadora de productos, y con ello, como denotador de su origen empresarial.
Aquí, merece especial atención el determinar la capacidad y la fuerza con la que se podrá hacer valer frente a terceros el registro de la marca del color amarillo (Pantone 116C), ya que se puede considerar desmedida la prohibición a terceros que concurran en la industria del material de curación, dispositivos médicos, especialidades farmacéuticas, hospitalarias, artículos elásticos ortopédicos y de protección deportiva, de usar el mismo color o uno semejante en grado de confusión para identificar sus productos.
En efecto, se tiene que ponderar la fuerza y capacidad con la que el registro concedido a Laboratorios Le Roy se podrá hacer valer a terceros que concurran en la misma industria, porque la LFPPI dispone que será una infracción administrativa el usar una marca registrada o una semejante en grado de confusión a ésta, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en cuyo caso, el alance del registro otorgado para un color aislado, podría extenderse a productos similares o relacionados y al mismo color o a uno semejante en grado de confusión, quedando muy limitada la línea para determinar esto, ya que no podrá pedirse gran disimilitud entre un mismo color.
En este sentido, definitivamente deberá ponderarse en cada caso, si el tercero que esté usando un color igual o semejante, tiene como propósito aprovecharse del prestigio del signo y principalmente causar confusión en los consumidores, pues de no valorarse ésta cuestión, se estaría otorgando al registro como marca de un color aislado, una protección excesiva que se constituye como un exceso dentro del sistema de propiedad industrial en México; será interesante ver qué criterio toma el IMPI sobre el particular, partiendo incluso de la base que muchos de los criterios entre la Dirección de Marcas en ocasiones varían mucho respecto de la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual.
En Jáuregui y del Valle, S.C., estamos a sus órdenes en caso de requerir información adicional relacionada con el presente artículo.
*Este artículo es autoría de los Licenciados Israel Ledesma Meléndez y Martha Ruth Celis Jiménez. El mismo puede contener opiniones personales independientemente del despacho de abogados para el que trabajan. En caso de que pretenda aplicar alguna de las disposiciones o interpretaciones comentadas recomendamos que previo a hacerlo consulte a Jáuregui y Del Valle, S.C. o a otro asesor calificado de manera formal.
© 2022, Jáuregui y Del Valle, S.C. Todos los Derechos Reservados. Esta información pertenece a JDV y su distribución externa debe ser autorizada. Su impresión y distribución están permitidas.
