Después de diversos análisis y discusiones, el pasado 1 de julio del año en curso fue publicada la Nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial en México que abroga a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.
Esta “nueva” Ley contempla cambios relevantes en materia de marcas, patentes contencioso, entre otros y entrará en vigor el próximo 5 de noviembre de 2020.
Esta Ley junto con las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, vienen a integrar uno de los primeros resultados de la entrada en vigor del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), las cuales buscan establecer un marco jurídico más adecuado para la innovación y sobre todo inversión de cualquier país involucrado en este Tratado, pues se incrementa la protección de diversas figuras y se actualizan herramientas en la Ley para realizar una observancia más efectiva en contra de infractores y delincuentes.
Ahora bien, este documento no pretende ser exhaustivo en el análisis de la nueva Ley, sino ser una guía que pueda servir a nuestros clientes a tener en mente los cambios más relevantes a dicha Ley.
MARCAS
1. REQUISITO DE DISTINTIVIDAD PARA REGISTRO DE MARCAS.
En el artículo 173 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (antes artículo 90), el cual habla sobre las prohibiciones para el registro de marcas, se incluyen diversas disposiciones para evitar el registro de signos que no cumplan con la función distintiva, pues se considera que muchos signos registrados actualmente no cumplen la función distintiva que requiere el concepto de marca. Se debe vigilar cómo los examinadores van resolviendo, pues este cambio les da un amplio margen para rechazar solicitudes con base en estos cambios.
2. ELEMENTOS NO RESERVABLES.
Se establece la definición de los elementos no reservables de la marca, es decir, de aquellos que aparecen en el diseño o logotipo de la marca pero que no se van a proteger con la misma. Dichos elementos se definen como aquellos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.
Anteriormente los usuarios decidían que palabras o elementos que aparecían en sus diseños o logotipos no se iban a proteger como parte de su marca, pero ahora con esta nueva definición, es probable que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sólo acepte como elementos no protegibles, aquellos que entren dentro de esta definición.
Asimismo, se incluyen en los elementos no reservables aquellos “elementos gráficos” que no forman parte de la marca pero que si aparecen en su representación, diseño o logotipo. Con esta nueva adición de elementos gráficos, el usuario ahora podrá proteger la posición de su marca en un determinado producto, señalando únicamente que el producto es un elemento gráfico no reservable.
3. PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD EN CONTRA DE REGISTROS DE MARCA EN LOS CUALES SE HAYA PRESENTADO UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.
Con el fin de evitar la duplicidad de procedimientos y resoluciones contradictorias, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé la improcedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando verse sobre los mismos argumentos planteados en el procedimiento de oposición de una solicitud de registro de marca. Luego entonces, ya no se podrán presentar solicitudes administrativas de nulidad con base en los mismos argumentos usados en la oposición, limitando relativamente las opciones de los titulares.
4. LICENCIAS DE USO DE MARCA.
Se elimina la obligación de registrar licencias de marca, ante el IMPI, para que surtan efectos ante terceros. No obstante, si el solicitante o titular así lo decide, podrá llevar a cabo la inscripción de la licencia respectiva.
5. VIGENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS.
Tanto las marcas como avisos comerciales seguirán teniendo una vigencia de diez años, pero ahora a partir de la fecha de otorgamiento de registro, no a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo esto un real beneficio a los titulares de marcas, en virtud de que el otorgamiento puede tardarse entre 4 a 18 meses, dependiendo las incidencias de cada trámite.
6. CARTAS CONSENTIMIENTO O COEXISTENCIA
Si bien, con las reformas realizadas a la Ley de la Propiedad Industrial en 2018, se introdujo la posibilidad de exhibir convenios de coexistencia o cartas consentimiento a efecto de permitir el registro de marcas semejantes en grado de confusión, ahora con esta nueva Ley se abre la posibilidad de que coexistan marcas idénticas que amparen productos similares, siempre y cuando se exhiba el convenio de coexistencia o carta consentimiento correspondiente. Sin embargo, es probable que dichos convenios de coexistencia o cartas consentimiento se acepten a discreción del examinador del IMPI, teniendo principalmente riesgo en temas de dilución.
7. NULIDAD PARCIAL DE REGISTROS DE MARCA.
Se establece dentro del catálogo de causales de nulidad, la posibilidad de nulificar parcialmente un registro, es decir, se establece la posibilidad de nulificar un registro respecto de los productos o servicios en particular que éste protege. Asimismo, los efectos de la nulidad de un registro de marca destruyen los efectos de la marca de manera retroactiva, a la fecha de su otorgamiento.
PATENTES Y SECRETO INDUSTRIAL
1. DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS LEGALES DE NOVEDAD, ESTADO DE LA TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES
Novedad. Se establece que los compuestos, sustancias y composiciones que se encuentran en el estado de la técnica, pueden ser sujetas de patentabilidad, siempre y cuando su utilización sea nueva. Es importante señalar que anteriormente únicamente se establecía como nuevo lo que no se encontrara en el estado de la técnica.
Estado de la técnica. Se establece un ámbito temporal a la definición, toda vez que, para reconocerse dicho precepto, el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público, deben ser difundidos antes de la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reconocida.
Características técnicas esenciales. Se incluye este nuevo concepto que anteriormente ya era usado por los examinadores del IMPI, pero dicho término no contaba con sustento legal. Las características técnicas esenciales se definen en la nueva Ley como aquellas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico.
2. CLÁUSULA BOLAR SIN LIMITACIÓN DE TIEMPO.
Se añade de manera específica la excepción a la exclusividad de las patentes conocida como Cláusula Bolar, en este sentido, permite que las empresas puedan acceder a la información de la patente antes de su vencimiento, con la finalidad de iniciar los estudios y producción experimental de un medicamento, para así obtener el registro sanitario y poder comercializar el producto inmediatamente después del vencimiento de la patente.
3. COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) Y LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
En los transitorios de la Ley se establece la obligación de crear un mecanismo de colaboración técnica entre ambas autoridades para abordar temas de patentes de medicamentos alopáticos, incluyendo la posibilidad de que en esta comunicación se pueda incluir la verificación de que los nuevos registros sanitarios otorgados por la autoridad no infrinjan ningún derecho vigente en un documento de patente.
4. PATENTES Y LAS RELACIONES DE TRABAJO.
Se clarifica la forma de regulación sobre las invenciones comisionadas a personas en una relación de trabajo; anteriormente la Ley únicamente remitía a los artículos Ley Federal de Trabajo para ver su forma de regulación, actualmente admite la posibilidad de que se aplique lo pactado entre convenios celebrados entre trabajadores y patrones.
5. CERTIFICADO DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA PATENTE.
Se incorpora una nueva figura denominada como certificados complementarios de vigencia para patentes, estos se expedirán cuando el IMPI se retrase irrazonablemente por más de 5 de años en el otorgamiento, entre la fecha de la presentación y el otorgamiento de la patente, esto con la finalidad de ajustar la vigencia de la patente en beneficio del titular afectado, se estableció un
capítulo específico regulando los requisitos de este certificado.
6. AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE FIGURAS NO PATENTABLES.
Se específica que no podrán ser patentables aquellas invenciones contrarias al orden público o contravengan disposiciones legales, incluyendo clonaciones de seres humanos, modificación de la identidad genética germinal del ser humano, utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales y, por último, la modificación de identidad genética de los animales que supongan sufrimientos y otras ya existentes previamente.
7. AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE NULIDADES Y NULIDAD PARCIAL.
Se incorporan nuevas causales de nulidad de patentes, siendo relevantes: cuando no se divulgue la invención de manera clara y suficiente para que un técnico la reproduzca, así como cuando sus reivindicaciones excedan a la divulgación contenida en la solicitud.
Se admite también la nulidad parcial de las patentes y se establecen causales de nulidad para registros de modelos de utilidad, registros de diseños industriales, registros de esquemas de trazado de circuitos y de certificados complementarios.
8. SECRETO INDUSTRIAL
Se establece una definición interesante sobre el secreto industrial, en donde se incluyen nuevos conceptos tales como el de control legal con carácter confidencial y se define igualmente el término “apropiación indebida”, el cual tiene implicaciones también en los catálogos de infracciones y delitos, los cuales también sufrieron modificaciones.
LITIGIO Y OBSERVANCIA
1. FACULTADES DEL IMPI .
Se fortalece al IMPI y se le brindan nuevas facultades que lo convierten en un “organismo fiscal” que incluso puede cobrar las multas que determine. Asimismo, se le permite determinar el destino de la mercancía una vez que declare administrativamente la infracción, pudiendo determinar su donación o destrucción.
2. MEDIDAS PROVISIONALES CONTRA MERCANCÍA EN TRÁNSITO, TRANSBORDO Y EXPORTACION.
Los titulares de marcas, patentes o de cualquier derecho amparado por la Nueva Ley podrán suspender la libre circulación de las mercancías en materia aduanera, incluidos los casos de exportación, transbordo y tránsito, siendo este un gran avance para el combate a las falsificaciones e infracciones en México, principalmente por aquella mercancía que va en tránsito a Centroamérica y Sudamérica.
3. NULIDADES Y CADUCIDADES PARCIALES.
Se establece dentro del catálogo de causales de nulidad y caducidad, la posibilidad de nulificar o caducar parcialmente un registro, es decir, se elimina el esquema de nulidad total del mismo y se establece la posibilidad de cancelar un registro respecto de productos o servicios en particular que éste proteja. Asimismo, los efectos de la nulidad de un registro de marca destruyen sus efectos de manera retroactiva a la fecha de su otorgamiento.
4. DAÑOS Y PERJUICIOS.
El IMPI podrá, en vía incidental, determinar sobre la indemnización por concepto de daños y perjuicios, aunque sigue quedando sujeto a que se declare firme la decisión del IMPI, por lo que si bien es un avance, realmente no cambia en mucho a lo que hoy en día es dicha figura.
5. MEDIDAS PROVISIONALES PARA DAR DE BAJA CONTENIDO EN INTERNET.
Dentro del catálogo de medidas se establece que se puede solicitar al presunto infractor o a terceros: la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a derechos de Propiedad Industrial a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse, principalmente internet.
6. AUMENTO DE TIPOS PENALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONCEPTO DE FALSIFICACION.
Se incluyen, además de los tradicionales tipos de delitos de falsificación, almacenamiento, transporte, secretos industriales y otros, tipos penales relacionados con indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Además, se incluye la definición de falsificación que no se encontraba en la Ley anteriormente, ampliando su alcance, incluso considerando falsificación al uso de una marca de tal manera que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por la Ley mencionada.
Como se mencionó con anterioridad, este documento es un sumario de las que consideramos las reformas más importantes, sin embargo, hay más cambios interesantes en la Ley, que conforme se vaya avanzando en su implementación se les haremos saber, además de estar pendientes de las modificaciones o ampliaciones que surjan del Reglamento.
En caso de cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes como siempre.
